Ритейлер одежды ZARA переименовался в MAAG, сеть McDonald’s перезапустилась под названием “Вкусно и точка”, а российское подразделение Coca-Cola сменило название на Multon Partners. Многие западные бренды пошли по пути ребрендинга, чтобы остаться на российском рынке.
О том, как таким компаниям избежать рисков при регистрации новых товарных знаков рассказывает Виталий Шишаев (“Городисский и Партнеры”).
За последние два года на российском рынке появилось множество новых брендов старых компаний. Ребрендинг стал настоящим спасением для иностранных компаний, которые не могли продолжать вести бизнес в России и использовать свои товарные знаки для обозначения продукции или услуг, но хотели остаться на российском рынке. Они видоизменили свои прежние обозначения, либо полностью преобразовали их в совершенно новые товарные знаки. Зачастую такие новые товарные знаки регистрировались уже на имя российских лиц.
Показательно, что некоторые компании при разработке обозначения стремились сохранить у потребителей какую-то ассоциативную связь со своими старыми товарными знаками, проверенными в России в течение десятилетий, другие — наоборот, этого не хотели.
Какие компании хотели сохранить связь с прежним товарным знаком?
1. Сеть шинных центров “VIANOR” вместо товарного знака “VIANOR” теперь использует товарный знак “IVANOR”
2. Шины, которые ранее использовали товарный знак “NOKIAN” теперь продаются под товарным знаком “IKON”
3. Сеть магазинов товаров для будущих мам и детей, сменила обозначение с товарного знака “Mothercare” на “Motherbear”.
Какие компании не стали напрямую использовать ассоциативную связь?
1. Кофе “Paulig” теперь “Poetti”.
2. Магазины по продаже одежды “Reserved” стали оказывать услуги под знаком “RE”.
3. Магазины одежды “ZARA” теперь называются “MAAG”.
Только время покажет, насколько будут популярными и долговечными новые товарные знаки и смогут ли они приобрести известность, узнаваемость и репутацию как их предшественники, покинувшие российский рынок.
После того, как компания определилась со стратегией ребрендинга, перед ней встает задача зарегистрировать новый товарный знак. Чтобы избежать простоя в бизнесе и проблем с оформлением нейминга, предпринимателям следует узнать о процессе регистрации новых товарных знаков заранее.
Что нужно знать о регистрации новых товарных знаков?
1. Процесс регистрации товарного знака от подачи заявки до государственной регистрации, как правило, занимает не меньше 6-8 месяцев. Это может послужить одной из причин задержки возобновления деятельности под новыми товарными знаками.
2. До принятия решения о том, как будет выглядеть новый знак, собственникам стоит рассмотреть разные варианты с учетом шансов на регистрацию. Они зависят от наличия в России зарегистрированных сходных до степени смешения товарных знаков третьих лиц с более ранней датой приоритета или заявок на их регистрацию.
3. Чем сильнее отличие между старым товарным знаком и новым, тем меньше риски, что старый товарный знак будет служить препятствием для регистрации нового. Это обусловлено критериями, которые применяет Роспатент при проведении экспертизы по заявкам на регистрацию товарных знаков.
Например, при проведении экспертизы на регистрацию словесных обозначений в качестве товарных знаков, оценивается степень их фонетического, визуального и смыслового сходства с ранее зарегистрированными, а также заявленными на регистрацию товарными знаками других компаний. Если новый товарный знак обладает высокой ассоциативной связью со старым, шанс на его регистрацию есть, но только при согласии его правообладателя.
Какие сложности могут возникнуть?
После ухода из России зарубежных брендов недобросовестные соотечественники стали массово подавать заявки на регистрацию известных товарных знаков зарубежных брендов. Подобные заявки изначально имели мало шансов на успех, поскольку противоречили российскому законодательству.
По положениям п. 3(1) и п. 6(2) ст. 1483 ГК РФ, нельзя зарегистрировать товарные знаки, сходные до степени смешения с уже существующими или обозначения, которые являются ложными или могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства.
Несмотря на то, что Роспатент отклонял подобные заявки, активность российских заявителей сыграла негативную роль в регистрации новых товарных знаков. Новые товарные знаки оказались под пристальным вниманием, что может привести к оспариванию их правовой охраны. Наглядным примером служит товарный знак “Вкусно – и точка”. Буквально через пару месяцев после его регистрации было подано возражение против предоставления ему правовой охраны на основании товарного знака 
В результате рассмотрения возражения Роспатент встал на сторону ответчика и оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству No. 883355.
Кроме сложностей с регистрацией новых знаков и их возможным оспариванием, проблемы могут возникнуть и с сохранением правовой охраны старых товарных знаков. По законодательству, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования непрерывно в течение трех лет с даты регистрации. Если иностранный правообладатель принял решение прекратить использовать свой товарный знак на территории России, вскоре может наступить момент, когда такой возможностью могут воспользоваться заинтересованные лица. Поэтому иностранным правообладателям необходимо оценить риски досрочного прекращения правовой охраны действующих товарных знаков вследствие неиспользования и предпринять меры по предотвращению такой возможности.
Что можно порекомендовать компаниям при проведении ребрендинга?
1. При создании нового товарного знака определите, хотите ли вы сохранить у потребителей связь с прежним брендом. От этого решения будет зависеть дальнейшая стратегия выбора нового товарного знака.
2. Чтобы избежать ненужных рисков и дополнительных расходов при выборе нового товарного знака необходимо провести оценку шансов на его регистрацию. Она невозможна без проведения поиска среди уже зарегистрированных товарных знаков и заявок на регистрацию.
3. Проведите квалифицированный анализ, выполненный профильным специалистом, обладающим знаниями и опытом работы в области интеллектуальной собственности. Такой специалист сможет грамотно подготовить заявку на регистрацию товарного знака, разработать стратегию по преодолению препятствий в процессе регистрации, провести переговоры, заключить соглашения о сосуществовании.
Только с помощью комплекса специализированных услуг можно прийти к достижению желаемого результата – обеспечению надлежащей правовой охраны товарного знака.
Новые комментарии: